Resulta interesante exponer el contenido esencial de las conclusiones presentadas hoy (ver texto) por el Abogado General respecto al asunto “Huawei contra ZTE” (C-170/13), motivadas por una petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht de Düsseldorf. La consideración ilícita de la interposición de acciones por violación de un derecho de patente resulta, al menos a priori, llamativa.
Según el supuesto de hecho, la empresa Huawei es titular de una patente de la que se dice que es «esencial para una norma establecida por una organización de normalización» (en lo sucesivo, «SEP»). Más concretamente, la patente se considera esencial para utilizar la denominada «4ª generación» en telefonía móvil. Sin la utilización de dicha patente, de la que es titular Huawei, no se cumpliría la norma «Long Term Evolution» (LTE), establecida por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones («ETSI»).
Ante la importancia que presenta dicha patente, Huawei se comprometió ante el ETSI a conceder licencias a terceros en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, generalmente llamadas FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).
El núcleo de la cuestión radica en decidir si el ejercicio de una acción por violación de una patente por parte del titular de una SEP que se haya comprometido a conceder licencias en condiciones FRAND constituye un abuso de posición dominante y, de ser así, en qué condiciones. La propuesta realizada por el Abogado General al Tribunal de Justicia respecto a esta cuestión es la siguiente:
1º La presentación por parte del titular de una patente esencial para una norma (SEP) que se ha comprometido ante un organismo de normalización a conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), es decir en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, de una solicitud de medidas correctivas o el ejercicio de una acción de cesación contra un infractor, con arreglo al artículo 10 y al artículo 11, respectivamente, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que pueden dar lugar a la exclusión de los productos y servicios del infractor de una patente esencial para una norma de los mercados abarcados por esa norma, constituye un abuso de su posición dominante con arreglo al artículo 102 TFUE si se demuestra que el titular de una patente esencial para una norma no ha cumplido su compromiso, mientras que el infractor se ha mostrado objetivamente dispuesto, deseoso y capacitado para contratar tal licencia.
2º El cumplimiento de dicho compromiso implica que, antes de presentar una solicitud de medidas correctivas o de ejercitar una acción de cesación, y so pena de abusar de su posición dominante, el titular de una patente esencial para una norma deberá, salvo que se haya acreditado que el presunto infractor está plenamente informado de ello, advertir a este último por escrito y motivadamente de la infracción de que se trate, precisando la SEP pertinente y en qué forma resulta vulnerada por el infractor. El titular de una patente esencial para una norma debe, en cualquier caso, comunicar por escrito al presunto infractor una oferta de licencia en condiciones FRAND que recoja todas las condiciones que suelen figurar en una licencia en el sector de actividad de que se trate, especialmente, el importe preciso del canon y su fórmula de cálculo.
3º El infractor deber responder a dicha oferta de forma diligente y seria. Si no acepta la oferta del titular de una SEP, debe comunicar por escrito, sin demora, a este último una contraoferta razonable en relación con aquellas cláusulas con las que no esté de acuerdo. La presentación de una solicitud de medidas correctivas o el ejercicio de una acción dirigida al cese de la violación de la patente no constituye un abuso de posición dominante si el comportamiento del infractor es meramente táctico o dilatorio, o si no es serio.
4º Si las negociaciones no se inician o no llegan a fructificar, el comportamiento del presunto infractor no puede considerarse dilatorio o falto de seriedad si solicita la fijación de condiciones FRAND por parte de un órgano jurisdiccional o de una instancia arbitral. En tal caso, es legítimo que el titular de una SEP solicite al infractor, o bien que constituya una garantía bancaria del pago de los cánones, o bien que consigne una suma provisional en el órgano jurisdiccional o instancia arbitral por la explotación pasada y futura de su patente.
5º El comportamiento de un infractor tampoco puede considerarse dilatorio o falto de seriedad si, durante las negociaciones de una licencia en condiciones FRAND, se reserva el derecho a impugnar, con posterioridad a la concesión de tal licencia, ante un órgano jurisdiccional o una instancia arbitral la validez de esa patente, el uso dado a la técnica de la patente y el carácter esencial de la patente para la norma de que se trate.
6º La presentación por parte del titular de una patente esencial para una norma de una demanda judicial dirigida a que se aporten datos contables no constituye un abuso de posición dominante. Corresponde al órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda comprobar que la medida es razonable y proporcionada.
7º La presentación por parte del titular de una patente esencial para una norma de una demanda de indemnización por actos de explotación pasados que sólo persiga una indemnización por infracciones anteriores de su patente no constituye un abuso de posición dominante.
